特许经营中的商标许可策略

特许经营中的商标许可策略

[作者] 孙　栋　华东政法大学

特许经营这一商业模式的基础是特许人对被特许人的知识产权授权。在现实中，直营店、连锁店、专卖店等这些特许经营模式下的加盟店铺的装潢和招牌往往要突出使用商标权人的商标标识，被特许人设立和运转加盟店铺前事实上也均由商标权人作出了商标权的许可。然而，这些表现为“商标许可”的许可是否均为必须，这些许可的本质是否均为商标许可？笔者将根据商标的不同种类以及店铺经营的不同内容进行逐一分析，并提出完善特许经营商标授权模式的建议。

一、特许人享有服务商标专用权，被特许人从事相应服务应获得服务商标权的授权

若特许经营的内容为服务业，比如餐饮、住宿、医疗等，则应当对加盟商进行服务商标的许可。在加盟店铺经营过程中，对服务商标的任何形式的使用均与所提供的服务相联系，起到区别来源的作用，此是典型的商标意义的使用。若在建立特许合同关系时，未对被特许人进行服务商标的许可，则被特许人的经营活动无合法的权利来源，被特许人使用特许人的注册商标实际上构成商标侵权。虽然可从合同解释的角度，解释出特许人在与被特许人建立特许合同关系时，已经有允许被特许人在相应服务上使用其商标的意思，但此间接方式是不完善和存有隐患的。因此，应在特许经营合同中明确表述授权使用服务商标的意思，或单独签订商标使用许可合同。

二、特许人仅享有商品商标专用权，被特许人销售商标权人制造或许可他人制造的商品无须获得商标权的许可

特许人若仅享有商品商标专用权，基于商标权用尽原理，他人从特许人处或特许人许可的生产者处购进商品再行销售无须征得特许人商标权的许可。对于本就无须征得许可的行为，自然没有必要在特许经营合同中作出许可的约定，甚至单独签订商标使用许可合同。任何合法商品的购买者都可以自由销售所购进的商品，无须征得商标权人的许可，更无须在特许经营合同中作出相应的授权意思表示。即便在特许经营合同中有相应授权的约定，也是无意义的。

另外，在店铺装潢上使用特许人的商标标识也无需获得商标权的许可。在经营过程中，被特许人为了突出强调其专卖某个品牌商品，往往在招牌及店面装潢中使用特许人的商标标识，有的还会突出使用。有的特许人对被特许人的招牌及店面装潢有着统一的装修风格和样式要求，这些统一的风格和样式也会突出特许人的商标标识。在招牌及店铺装潢上使用特许人的商标标识实际上也无需获得商标权的许可，在店铺装潢上使用特许人的商品商标标识的行为，事实上未将商标标识依附于与核定使用的商品类别同种或类似的商品之上，商品商标核定使用的商品种类为商品，而店铺装潢上的使用是在服务上使用，该行为不会构成商标侵权。因此无需针对此问题在特许经营合同中作出商标使用许可的约定。

三、在店铺装潢上使用他人的商品商标标识可构成商标法上的正当使用

（一）以合理的方式在店铺装潢上使用商品商标标识不会构成商标侵权

对于在店铺装潢上正当使用商品商标标识的行为不构成商标侵权。在立邦涂料（中国）有限公司诉上海展进贸易有限公司、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案中，法院指出：“展进公司为指示其所销售商品的信息而在其经营的淘宝网店的网页上使用立邦公司注册商标标识的行为，未造成相关公众的混淆，且在商标使用过程中，也未造成商标显著性、知名度的降低，或其他商标权益的损害，故展进公司、淘宝公司不构成商标侵权。”在店铺装潢上使用所售商品的商标标识的目的是为了真实表明店铺所销售的商品是何品牌，在没有获得商标权人许可的情形下，销售者以合理的方式真实表明自己店铺所售商品的品牌是对商标标识的合理使用，不构成商标侵权。

国家工商总局曾在1996年发出的《关于禁止擅自将他人注册商标用作专卖店（专修店）企业名称及营业招牌的通知》中指出，在需说明本店经营商品及提供服务的业务范围时，可使用“本店修理××产品”、“本店销售××西服”等叙述性文字，且其字体应一致，不得突出其中商标部分。此《通知》虽已于2004年失效，但对理解说明来源的商标标识指示性使用仍有一定的借鉴意义，该《通知》认为，为了说明店铺经营商品及提供服务的业务范围时，可以合理的方式使用注册商标标识，这是科学的。但《通知》认为突出注册商标标识一概构成侵权，并认为构成商标侵权则是有失偏颇的。在店铺招牌及装潢上使用注册商标标识以表明店铺的经营内容不会构成商标侵权，即便不满足《商标法》上正当使用的条件，也不构成商标侵权。

（二）未能以正当方式在店铺装潢上使用注册商标标识只会构成不正当竞争

单一经营某一品牌商品的店铺，在其店面装潢上突出使用所经营商品的商标标识，会使公众误认为相应的店铺为商标权人直营，或者店铺所经销商品为商标权人直供，进而会使公众认为在此店铺购买相应品牌商品能获得充分的品质保证。我国《反不正当竞争法》以及相应司法解释中尚无与该行为对应的具体规定，但该行为的确不正当地利用了商标权人的商誉，同时也对其他被特许人构成不正当竞争，可依据《反不正当竞争法》第二条的原则性规定，将在店铺装潢上突出使用商标权人商标的行为推定为违反诚实信用原则的不正当竞争行为。需要说明的是，禁止该行为的权利也无法对应于目前已有的任何一项法定权利，所以在特许经营合同中也无从对被特许人有权在店面装潢上使用特许人商标标识作出具体权利的授权。因此只能在特许经营合同中笼统地说明被特许人有权在装潢上使用特许人的商标标识，但该许可并非商标权的许可。

四、在店铺装潢上使用他人商品商标标识的合法界限

在店铺装潢上使用他人商品商标标识超出合理界限的，将构成不正当竞争。但是，对于合理界限如何界定，我国法律尚无明确规定。目前仅有《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》，从商标侵权抗辩的角度对此作了原则性规定，《解答》第26项解答规定：构成正当使用商标标识的行为应当具备以下要件：（1）使用出于善意；（2）不是作为自己商品的商标使用；（3）使用只是为了说明或者描述自己的商品。第27项解答进一步明确了在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的，构成正当使用。美国法院通过判例对合理界限如何划定作了原则性的说明，美国第九巡回法院审理的New Kids on the Block v. News America Publishing,Inc.案以及其后的案件确立了指明商标权人的商标合理使用的三个构成要素：第一，被告如果不使用他人商标，就很难描述特定的商品或服务。第二，被告仅仅在区别商标所标识的商品或服务所必需的目的范围内合理使用商标。第三，合理使用者没有暗示自己与商标持有人具有赞助、许可关系的任何行为。美国判例和理论研究中所说的合理使用相当于我国的正当使用。结合美国法与我国的已有实践，为说明商品来源在店铺装潢上使用所售商品的商标标识的行为满足如下条件始为正当，不构成不正当竞争：（1）使用出于善意；（2）使用只是为了说明或者描述自己的商品；（3）如果不使用他人商标，就很难描述自己所售的商品；（4）没有以单一、突出等暗示自己与商标持有人具有赞助、许可关系的方式使用他人商标标识。

在特许经营合同中可笼统地约定被特许人有权在店铺装潢中以各种方式使用特许人的商标标识，若具体阐述使用方式，则应强调可以单一、突出的方式在店铺装潢上使用，以使被特许人免除不正当竞争的责任。

五、特许经营的特许人应采用综合许可模式

为明晰特许人与被特许人之间的权利义务关系，特许人应细化许可内容，一一列举许可内容之后进行兜底约定。另外特许人应将其商品商标在《类似商品和服务区分表》第35类中的“替他人推销”项目上注册，使其同时成为注册服务商标，以防他人以正当使用作为抗辩在店铺装潢上使用特许人的商标标识。

对于零售服务是否可包含在第35类，理论界仍存有争议，国内各级法院对于类似案件的处理方式也不尽相同，但一个普遍趋势是在高级人民法院以上的层级，倾向于认定第35类的服务项目包含商场、超市服务。在好又多管理咨询服务（上海）有限公司诉张家港市好又多连锁超市有限公司侵害商标权纠纷一案二审中，广东省高级人民法院认为，在实际经营过程中，大多数的商品零售企业一直是在第35类“替他人推销”类别上注册商标，并将该商标实际上用于商场、超市经营场所。由于实际经营中大多数零售商家在第35类替他人推销类别上申请注册商标并将该商标实际上用于商场、超市服务范围之内，事实上已经将商场、超市与第35类的“替他人推销”服务项目视为同类服务；而且商家们的这种实际使用行为，也明确地向相关公众传达了同样的信息，久而久之，也足以使相关公众认为该商标核定使用的范围就是商场、超市。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十二条规定，应当认定商场、超市与第35类中替他人推销服务类别属于同类服务。

因此可以认为，在目前的司法实践中，人民法院基本认为零售企业在第35类“替他人推销”服务项目上进行商标注册后，在商标侵权纠纷中，可以将他人未经许可在提供零售服务时使用该注册商标的行为视同在类似服务上使用的行为，认定该使用构成商标侵权。虽然人民法院的这种认定方法与商标局的实际做法仍有矛盾，且法院的认定方法似有内在的逻辑矛盾，但这种权宜的做法起到了保护零售企业注册商标的效果。可以预见的是，商标局会在以后认可零售服务商标的注册，以满足商业活动中零售企业对注册商标使用的需要。特许经营企业将其商品商标标识在第35类“替他人推销”服务项目上注册，既能更好地控制产品销售渠道，又可以保证自身特许经营业务的正常拓展。